商标英文部分近似判定之探讨——第7979519号“DAO”商标驳回复审行政诉讼案
商标图样：DAO
申请号：7979519
商品类别：30
商品/服务项目：冰淇淋; 茶; 春卷; 方便面; 蜂蜜; 咖啡; 米; 面包; 糖; 糖果。
申请人：山东稻香园食品有限公司
案情介绍：
申请人于2010年1月8日提交了第7979519号“DAO”商标（简称“申请商标”）的注册申请，该商标指定使用在国际分类第30类：茶、方便面、咖啡、糖、糖果、蜂蜜、面包、春卷、米、冰淇淋等商品上，商品类似群组为3002、3009、3001、3008、3013。国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)经审查于2010年8月16日作出ZC7979519BH1号驳回通知，以申请商标与在先第5371296号“”商标（使用商品为：第30类“咖啡; 糖; 糖果; 蜂蜜; 糕点; 煎饼; 面粉; 冰淇淋”）构成近似为由，依法驳回申请商标在“咖啡、糖、糖果、春卷、蜂蜜、面包、冰淇淋、米”上使用该商标的注册申请。
稻香园公司不服商标局的驳回通知， 向商标评审委员会提出复审申请，之后经诉讼程序，最终申请商标获准在复审商品上的注册申请，具体情况如下：
一、商标驳回复审阶段
申请人复审理由为：
1、申请商标与引证商标外在特征、文字及含义均差异明显，两商标指定使用的商品不同，不构成相同或类似商品上的近似商标。
2、申请商标是稻香园公司所独创并且使用至今，并没有引起歧义。
申请人提交的主要证据包括：
1.申请人公司简介、主体资格证明；
2.申请人所生产的食品外包装、产品实物照片等；
3.申请人对其食品投放大量广告的证据，包括：广告合同及费用发票，广告图片，宣传资料等。
商标评审委员会的驳回复审决定：
商标评审委员会经审理，于2012年2月23日作出第07564号决定：申请商标“DAO”与第5371296号“悟之道 A DAO”商标的显著识别部分之一“A DAO”相近，两商标整体不易区分，已构成近似商标。申请商标指定使用的咖啡等复审商品与引证商标核定使用的咖啡等商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面相同或相近，属于同一种或类似商品。两商标并存注册和使用在同一种或类似商品上，易使消费者对商品来源产生混淆、误认。稻香园公司提交的证据不能证明申请商标经过稻香园公司的广泛使用和宣传已具有一定知名度，从而取得了与引证商标明显区别的显著特征。申请商标在咖啡等复审商品上与引证商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。综上，稻香园公司的复审理由不能成立。依据《商标法》第二十八条的规定，商标评审委员会决定对申请商标在复审商品上的注册申请予以驳回。
二、商标行政诉讼一审阶段
申请人不服商标评审委员会的决定，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。请求人民法院判令撤销被诉裁定。诉讼理由如下：
1、申请商标与引证商标在音、形、义及整体构成等方面具有明显不同，不会造成相关消费者的混淆、误认，两商标不构成近似商标；
2、申请商标在实际使用中，在“DAO”右侧加入了麦穗图案，意在与原告字号“稻香园”有效连接，从而起到宣传商品和商标的作用。麦穗图案的加入，更易使相关公众识别产品出处，同时更有效地与引证商标进行区分。
被告商标评审委员会辩称：被告坚持第07564号决定中的认定意见，认为该决定认定事实清楚，证据充分，适用法律正确，作出程序合法，其请求法院判决维持该决定。
法院判决结果：
法院经审理认为：本案的焦点问题在于被告认定申请商标违反了《商标法》第二十八条规定的决定是否正确。
《商标法》第二十八条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。对文字商标进行相同、近似比对时，应当从音、形、义等角度进行综合判断，以是否容易导致相关公众的混淆、误认为判断标准。
本案中，申请商标的标识为汉语拼音“DAO”，引证商标的标识由中文“悟之道”和英文“A DAO”组成，对于中国的相关公众而言，标识中的中文部分为显著识别部分，因此引证商标的显著识别部分为中文“悟之道”，两商标从音、形、义等角度分析均差异明显，申请商标与引证商标使用在相同或类似商品上不会导致相关公众的混淆、误认。因此，申请商标的申请注册未违反《商标法》第二十八条的规定，被告的相关认定缺乏事实和法律依据，法院不予支持。2
综上，法院判决撤销被诉决定，判令被告重新作出决定。
三、商标行政诉讼二审阶段
商标评审委员会不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决，维持第07564号决定，其主要上诉理由为：
1、申请商标为“DAO”，引证商标为“悟之道 A DAO”，由于“A DAO”部分占有相当比例，因此字母“A DAO”亦为显著识别部分之一，加之申请商标没有增加与引证商标相区分的汉字部分，申请商标与引证商标的显著部分之一在字母组成、读音等方面相近，两商标整体不易区分，已构成近似商标。
2、申请商标指定使用的咖啡等复审商品与引证商标核定使用的咖啡等商品属于同一种或类似商品。两商标注册和使用在同一种或类似商品上，易使消费者对商品的来源产生混淆、误认。
3、申请人提交的证据不能证明申请商标经过稻香园公司的广泛使用和宣传已具有一定知名度，从而取得了与引证商标明显区别的显著特征。申请商标在咖啡等复审商品上与引证商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
稻香园公司服从原审判决。
本案二审审理过程中，双方当事人对申请商标指定使用的复审商品与引证商标核定使用的商品构成相同或类似商品不持异议。
上述事实，有第07564号决定、申请商标和引证商标的商标档案、商标局ZC7979519BH1号驳回通知、驳回复审申请书、稻香园公司提交的证据和当事人陈述等证据在案佐证。
二审法院认为：本案二审审理的焦点问题在于申请商标是否属于《商标法》第二十八条规定的应予驳回申请的情形。
本案中，申请商标为美术字体的字母组合“DAO”，引证商标由中文“悟之道”和字母组合“A DAO”组成，对于中国的相关公众而言，商标中的中文部分为其显著识别部分之一，因此引证商标的显著识别部分之一为中文“悟之道”，而申请商标并无中文，两者差异明显，虽然引证商标还包括字母组合“A DAO”,但其与申请商标美术字体的字母组合“DAO”在读音、外形等方面仍存在区别，从整体角度观察，两商标在文字构成、字母组成、商标读音和外观上差异比较明显，相关公众施以一般注意力，可以将二者区分，申请商标与引证商标使用在相同或类似商品上不会导致相关公众的混淆、误认，申请商标不属于《商标法》第二十八条规定的应予驳回的情形，原审法院相关认定正确，二审法院应予支持。商标评审委员会仅考虑了两商标的字母组合部分，而未从两商标的整体进行比对，所得结论有失偏颇，其相关上诉理由不能成立，二审法院不予支持。
综上，二审法院驳回上诉，维持原判。
本案所涉法律依据有：
本案审查适用2001年商标法。
《商标法》第三十条：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告”。（即：修改前《商标法》第二十八条）
对企业的启示：
一、本案的争议焦点：
本案的焦点问题在于被告认定申请商标违反了《商标法》第二十八条规定的决定是否正确。
《商标法》第二十八条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。
对于《商标法》二十八条的适用关键在于两个方面：
1.申请商标与引证商标是否构成近似商标？
2.申请商标与引证商标指定商品项目是否相同或类似？
本案中，由于两商标指定商品项目皆为规范的商品项目，其构成相同或类似商品并无疑问。而对于商标是否近似是本案争议的核心问题。本案中法院也明确指出：对文字商标进行相同、近似比对时，应当从音、形、义等角度进行综合判断，以是否容易导致相关公众的混淆、误认为判断标准。
引证商标
申请商标
上述引证商标中由上下两部分构成，上方为中文“悟之道”，下方为“A DAO”，整体上中文在上，并且汉语是国内消费者的母语，符合普通消费者的识别习惯，成为消费者的首要识别部分，按照普通消费者在识别引证商标时必然是以“悟之道”对其称呼及传播。而申请商标仅为单纯的“DAO”拼音，是申请人字号“稻香园”首字的拼音，与申请人指向明确，消费者在识别时足以区分。换言之，对于商标是否近似最终应以消费者在实践中是否混淆为准，以上述两商标的区分程度，完全可以达到此种效果，自然申请商标理应获准注册。
二、对企业的启示：
《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见（法发〔2011〕18号）》第19条规定：妥善处理商标近似与商标构成要素近似的关系，准确把握认定商标近似的法律尺度。认定是否构成近似商标，要根据案件的具体情况。
结合本案的情况即为商标局和商标评审委员会在认定商标近似之时，简单以商标构成要素近似作为了判定商标近似的标准，并未考虑两商标整体上的差异及显著部分的明显差异。两审法院审理过程中充分考虑了商标整体的差异，从整体角度观察二者差异比较明显，以最终是否会导致消费者混淆和误认作为评判标准，进而撤销原驳回复审决定。
本案能够得到法院的支持，我们为之庆幸的同时，也应该看到，企业选择商标要尽可能的规避相应的风险，尽可能选择独创性强、区分度高的标识作为企业商标，以便能够更好发挥商标在市场经济运行中的区分职能。
